2010年10月20日 星期三

美國專利第102(d)條

102(d)筆記

若發明人在美國提出申請前已經在美國以外的國家(第一申請國)提出申請案超過12個月,並且已獲得專利(或將獲得、核發核准通知等),該專利無法被核准,符合102(d)核駁條件。
因此,在沒有主張優先權可能的前提下(超過一年,並無法補救),若需提出美國申請案,應在外國獲准專利或被證實可被專利之前提出,否則會被自己的前案所阻礙。即使可以迴避102(d)的核駁理由,但仍須考慮沒有優先權的這段時間內可能有其他前案,並考慮該發明是否有102(b)經被國內外公開描述、美國國內公開使用與銷售超過一年等情況

美國專利第102(d)條:
發明人於美國提出專利申請案之申請日一年前,若已在其他國家申請「相同發明」的專利並獲准專利,如此此美國申請案不能獲准專利
102(d)可解釋為補充美國專利法第119條中優先權規定不足的問題,理由是,一般優先權規定在第一申請國之申請日後12個月內應提出他國申請案,並主張第一申請國之申請日為優先權日,但是不能在美國申請前,國外已經獲准專利,或是公開敘述超過一年,或是在申請前已在美國使用或者銷售超過一年(102(b)),根據102(d),若外國已核准專利,無法在沒有優先權主張的情況下於核准後提出美國申請案(updated, 國外核准案自該申請日起超過一年

[原文]
A person shall be entitled to a patent unless--
(d)
the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States;

其中規範同一發明同一申請人或其法定代理人在其他國家的申請案,若是獲得專利或是將要獲得專利超過美國申請案申請日12個月以上,則此美國申請案將失去新穎性
換句話說,在沒有請求優先權,也沒有其他前案的情況下,美國專利法允許同一發明人同一申請人或其法定代理人可以在其他國家獲取專利時,仍能在美國被專利,條件是要在外國核准或獲准專利後12個月內

MPEP 2135.01則描述符合102(d)核駁規定的四個條件(The Four Requirements of 35 U.S.C. 102(d), if all are present, establish a bar against the granting of a patent in this country)

第一,外國(美國以外)申請案申請日應超過美國有效申請日12個月以上
I. FOREIGN APPLICATION MUST BE FILED MORE THAN 12 MONTHS BEFORE THE EFFECTIVE U.S. FILING DATE
.若申請日在假日,將順延一天
.若美國申請案為CIP部份延續案,因為CIP已享有其母案的好處,且可能與其外國申請案為不同發明,故不能迴避102(d)核駁,也就是其外國申請案可作為此CIP的前案引證(如結合其他前案進行進步性核駁)

第二,外國申請案應與美國申請案為相同申請人或是其法定代理人或授權人
II. FOREIGN APPLICATION MUST HAVE BEEN FILED BY SAME APPLICANT, HIS OR HER LEGAL REPRESENTATIVE OR ASSIGNS
.若美國申請案有兩個或是更多的發明人,相關發明人可能主張不同外國申請案的優先權(皆適用102(d)核駁)

第三,美國申請案申請日前,該外國申請案已獲准專利或是同意發明人獲證
III. THE FOREIGN PATENT OR INVENTOR'S CERTIFICATE WAS ACTUALLY GRANTED BEFORE THE U.S. FILING DATE
.此處規定是確認外國申請案「專利」是具有排他性的權利,包括外國無實際審查(如部份國家的新型案)或是擁有短期權利的專利
.公開案(包含早期公開)並非是「專利」
.核准案(Allowed Application)而尚未領證的外國申請案仍符合102(d)的條件
.符合102(d)的認定是看「核准日」,即便是「秘密」(文中說到也些國家可依申請人要求不公開,但其核准日期若在美國申請日前一年內,仍可避免作為前案)

第四,為相同發明,或是包含在其中的發明
IV. THE SAME INVENTION MUST BE INVOLVED
.「相同發明」係指美國申請案的專利請求範圍存在其對應外國案中
.最符合的狀況是,外國核准範圍與美國申請案一樣,符合外國核准「專利」與美國申請案「發明」一致的要求
.美國與外國申請案無須一樣(identical)或是在同一個類別中
.如果完全揭露美國申請案的發明的外國申請案被核准,但兩者有不同的權利範圍,仍適用102(d)的核駁引用
.也就是102(d)核駁適用與否是跟外國申請案是否支持美國申請案的專利標的有關,無須有一致的核准範圍
.CAFC判例In re Kathawala, 9 F.3d 942, 28 USPQ2d 1785 (Fed. Cir. 1993),其中申請人獲准一件包括製造組成物的方法的西班牙專利,但該專利揭露了組成物、使用方法與製作組成物的流程,而其對應美國申請案之專利標的為組成物,並非是西班牙核准的製造組成物的方法,CAFC認為此仍適用102(d)核駁,原因是外國申請案已支持相關專利標的,無關於西班牙案中被核駁的部份(組成物)

Ron

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