enpan's Patent & Linux practice: 台美的「衍生」設計專利（About Claims）

2013年3月14日星期四

台美的「衍生」設計專利（About Claims）

先看一下中華民國專利法對於「衍生設計（舊稱「聯合新式樣」）」的規定，第一百二十七條：
同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。
衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日。
申請衍生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。
同一人不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。

根據「設計專利審查基準」其中「部份設計」的案例中可知，雖然部份設計中「主張的部份」所應用的環境位置、大小分佈關係不同，但這個關係被認定為「近似」，如同一申請人提出申請，後申請案應為「衍生設計」。
先、後申請案「主張設計之部分」為照相機之鏡頭部分相同，雖其與環境間的位置、大小、分布關係不同，因該等關係仍為該類物品領域所常見者，原則上應認定為近似，後申請案不符先申請原則之規定。但如為同一人提出申請者，後申請案得為先申請案之衍生設計

以下這兩件的實線部份為近似，後申請者為「衍生設計」

整理一下，衍生設計的要件是：

同一申請人
兩個以上近似「原設計」的設計，「近似」為必要條件
衍生，指的是原設計之後的設計申請案
僅能於原設計專利公告前提出
「部份設計」為多個設計的同一概念（被該領域的人認為是近似），後申請案為「衍生設計」

就美國設計專利而言，並沒有「衍生設計」的說法，也就是沒有主張為先前原設計申請案的後續設計的申請案的方式。但類似地，卻有如同實用專利CIP/分割案/CA等的延續設計的方案，以及同一申請人延續設計專利與先前設計專利「近似」而提出期末拋棄（terminal disclaimer）的設計專利佈局的方式。

法條：
MPEP 1504.05 規範了設計專利的限制要求（Restriction）
此章節前言就述及實用專利（utility）的限制規定同樣適用設計專利，也就是一個專利僅能包括一個發明。
但是設計專利的概念還是與實用專利不同，一個設計能由一個專利保護，但是若在一個發明概念下，在顯而易見式的重複專利（obviousness-type double patenting）的規定，一個設計專利仍能包括多種實施態樣（emobodiments）。（其中採用一個訴願決定In re Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)）

其中的界線就是，是否在一個設計專利申請案中是否包括了多個可區隔的設計（distinct design），這個判斷也如同實用專利的規定。設計是否為可區隔的判斷原則有：
(A)各實施態樣基本上具有相同的設計特徵；
(B)各個實施態樣之間的差異不足以獲取兩個不同的專利。[原文]
(A) the embodiments must have overall appearances with basically the same design characteristics;
(B) the differences between the embodiments must be insufficient to patentably distinguish one design from the other.

因此，在相同設計概念下的多種實施態樣可以用一個設計專利提出，反之，若相同技術概念下的設計以多件申請案提出，審查委員將可能發出重複專利的核駁理由！
相反地，若不同的設計放在一個申請案中，審查委員將發出限制要求（restriction requirement），要求另案申請！
要注意的是，一個產品中的多個部位之間，若外觀不同，仍應提出多件主張不同部位的部份設計專利。
[原文]
A. Multiple Embodiments - Difference in Appearance
It is permissible to illustrate more than one embodiment of a design invention in a single application. However, such embodiments may be presented only if they involve a single inventive concept. Two designs involve a single inventive concept when the two designs are patentably indistinct according to the standard of obviousness-type double patenting.
Embodiments that are patentably distinct over one another do not constitute a single inventive concept and thus may not be included in the same design application.
然而，多個設計實施例是否可以放在一件專利申請案提出，也是依據審查委員對於前案的檢索判斷該案是否有專利性而定，也就是若根據前案檢索，前述共同技術特徵並未能取得專利，顯然這些多個實施例不能因為這個共同技術特徵獲取一個設計專利，應透過個別的特徵取得專利，應以分案處理。相關規定摘要：
The obviousness standard under 35 U.S.C. 103(a) must be applied in determining whether multiple embodiments may be retained in a single application. If the appearances of the embodiments are considered to be basically the same, then it must be determined whether the differences are either minor between the embodiments and not a patentable distinction, or obvious to a designer of ordinary skill in view of the analogous prior art. It should be noted, that if the embodiments do not have overall appearances that are basically the same, restriction must be required since their appearances are patentably distinct.

案例：
在相同設計概念下的多種實施態樣可以用一個設計專利提出：
這個蘋果的設計專利在同一個案子提出三種icon的實施態樣，但是因為虛線、點線為不主張的部份，因此各實施態樣有共同的技術特徵，即為一本翻了一點頁面的書，翻幾頁或是當中的文字並無關範圍。

FIG. 1 is a front view of a display screen or portion thereof with icon showing my new design;
FIG. 2 is a front view of a second embodiment thereof; and,
FIG. 3 is a front view of a third embodiment thereof.
The broken line showing in all views of a display screen or portion thereof and the dash dot lines within the icon form no part of the claimed design.

蘋果公司的設計專利佈局可以參考：http://enpan.blogspot.tw/2012/07/apple.html，
其中有CA案：