2013年3月8日 星期五

「轉用發明」是否可以專利?

客戶問題:如果某項技術已經被其他領域採用,如果發明採用該技術在不同的技術領域,是否可以專利?
此顯然是一種「轉用」, 但是這是我(或說是客戶)的看法;以下列舉中華民國審查基準對於轉用的定義,也同時粗淺地提供智慧財產權法院的看法!

先定義「轉用發明」:
根據中華民國審查基準第二篇第三章「專利要件」中3.5.2章節對於轉用發明的定義:

轉用發明,指將某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域之發明。若轉用發明能產生無法預期的功效,或能克服該其他技術領域中前所未有但長期存在於該發明所屬技術領域中的問題,應認定該發明非能輕易完成,具進步性。
惟若轉用發明僅係轉用相關技術領域的技術特徵,而未產生無法預期的功效,應認定該轉用發明能輕易完成,不具進步性。例如一種清潔劑之發明,其所包含的已知化合物具有已知降低水表面張力之固有性質,而該性質對於清潔劑而言係屬已知之必要性質,應認定該發明能輕易完成,不具進步性。


「轉用發明」,也就是將舊有技術轉用到新的應用上,此涉及轉用這個動作是否能輕易達成,或是輕易想到,中華民國專利審查基準對進步性有以下規範:
同章3.2.3『該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術,並參酌申請時的通常知識,而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成申請專利之發明者,該發明之整體即屬顯而易知,應認定為能輕易完成之發明』
反面說法:同章3.4.1「進步性之判斷步驟」
『若具有差異之技術特徵係由某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域,且未產生無法預期的功效者,即屬相關先前技術之轉用』
正面說法:同章3.4.2.1「發明具有無法預期的功效」
『即使申請時的通常知識或先前技術會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者轉用、置換、改變或組合先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明,但若該先前技術並未揭露轉用、置換、改變或組合後會產生無法預期的功效時,則申請專利之發明仍非能輕易完成』

如此可知,如果採用轉用技術的發明可以產生在其技術領域中無法預期的功效者,則不認為是先前技術的轉用,具有進步性

因此說明書的撰寫上可能需要考慮避免審查委員用不適當的角度解釋專利範圍,因此建議說明書如果沒有必要不需提到轉用技術之前的應用,避免被認為是先前技術的轉用,僅須完整揭露目前發明技術(盡量提供細節),避免被認為是發明人簡單引用前案達成!

可以先參考智慧財產法院行政判決100年度行專訴字第39號
內文提出見解摘錄:
原告(專利申請人):『系爭專利主要係於導電線之絕緣層外緣披覆感溫變色油墨,利用導電線之工作溫度改變,而使感溫變色油墨產生色變,藉以產生警示作用,即當導電線發生異常而致溫度達到或超過一定溫度時,可藉由感溫變色油墨產生色變或改變導電線絕緣層之顏色,而能產生警示作用,令使用者迅速作適當之處置,以確保使用上之安全。故系爭專利即使是轉用自該引證2之技術領域,亦已確實合乎被告專利審查基準第二篇第三章3.5.2「轉用發明」之要件
被告(智慧局)辯稱:
引證2揭露之感溫變色遮覆層,與系爭專利界定之感溫變色油墨,同為感測溫度並隨溫度高低改變顏色之作用,兩者為實質相同之構件,且引證2揭露該感溫遮覆層係可藉由直接印刷至該裝置本體上,或製作成貼片,再將該貼片黏貼於該裝置本體上,與系爭專利申請專利範圍第1項界定「在傳熱單元之表面披覆至少一層之感溫變色油墨」之技術手段並無不同
法院判決之一部分:
『系爭專利申請專利範圍第7項及第8項,其內容分別為「具有如申請專利範圍第1項所述警示插頭溫度異常之方法之插頭」及「包括有如申請專利範圍第1項所述警示插頭溫度異常之方法之插頭的延長線插座」,其主要技術特徵與系爭專利申請專利範圍第1項相同,而已為引證1、2所揭露,業如前述,故系爭專利申請專利範圍第7、8項亦僅為引證1、2之簡單組合,因此引證1、2之組合可證明系爭專利申請專利範圍第7、8項不具進步性
綜上所述,系爭專利有違專利法第22條第4項之規定不得申請之情形。被告所為「本案應不予專利」之處分,於法並無不合,訴願決定予以維持,亦無違誤,原告徒執前詞,訴請撤銷訴願決定及原處分並命被告為准予專利之處分,核無理由,應予駁回。』

原告申請案是將感溫變色油墨產生色變的技術用在插頭、電線上:

引證2是用在奶瓶上:


重要!是否表面上是轉用就是審查基準提到的轉用?
請參考智慧財產法院行政判決:100年度行專訴字第58號
 在法院的角度,還不是你覺得是「轉用發明」就是「轉用發明」,見解如:
惟轉用發明係將指將某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域之發明,如認不同技術領域即無法轉用,則已不符轉用發明之定義,且轉用發明仍需論究其是否產生無法預期的功效,附此敘明』


Ron

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