系爭專利（10/097,096）為一間以色列公司GI（Given Imaging）於2002年提出的專利申請案，專利涉及一種在活體內偵測比色異常（酵素與體內物質作用的顏色變化，可以此檢驗身體的異常）的方法與系統，其中有一個影像接收器（image receiver），可以取得體腔內的影像，處理器則根據影像顏色的比對得出比色異常的機率。
特別的是，這裡提到的影像可已是一種可以吞到肚子裡的攝影機所拍攝（膠囊式影像接收器），透過健康組織的影像顏色與血液顏色，以監視器判斷是否有異常。
這是GI另一件有關可吞膠囊式攝影機的專利US7,460,896的圖式：
回到本案系爭專利（10/097,096），這張手繪代表圖顯示有一影像接收器（12'）接收到影像來源（42'），經過光譜分析（22）、適性參考建立（24）、計算距離（26）與判斷（28），以此取得影像的變化。若以欲取得專利的範圍來看，這個方法至少有兩個步驟：分析影像特徵與據此判斷異常；系統則有影像接收器與影像特徵分析的手段；步驟還有一些細節如根據比色參數選擇一些像素區塊、計算這些區塊的參數平均值與以參考值過濾出體內組織的影像值等。
本案請求項審查中又刪又減有增的，以最後Claim 57為例：
此案經USPTO審查委員以顯而意見而核駁專利，相關前案之一也同樣是個膠囊攝影機，另一為血液顏色比對的技術，於是認定本案技術為這兩件的簡單組合可達成，不具進步性。
經訴願提到PTAB，同樣被駁回（被質疑用新的核駁理由），GI接著上訴CAFC。
在CAFC階段，GI改變答辯策略，其實是個險招，因為並沒有同時主張專利實質的進步性問題，而是主張PTAB在駁回決定中提出對前案不同的見解，顯然建立了不同於USPTO審查意見的新的核駁理由（new ground of rejection），於是GI認為他有權要求重新進入審查程序或是要求重審（new hearing）。
GI提出USPTO與PTAB的決定差異，據此認為有產生新的核駁理由：
其實CAFC也認為如果PTAB訴願委員會提出新的核駁理由，應該要重審專利案，不過CAFC則是認為PTAB並沒有提出新的核駁理由；更確認此專利為顯而易知。
這裡提到GI錯誤認定訴願委員所作出的核駁決定，也沒有明確指出PTO審查委員中沒有提到的問題，更沒有描述沒有提的地方為訴願委員作出核駁決定的基礎（全文提到的Adler為發明人，通常用以代表爭議中的專利）。
"Here, Adler mischaracterizes the examiner’s grounds for rejection, and neither points to specific facts found by the Board but not by the examiner, nor illustrates how any such facts formed the basis of the Board’s rejection."
由於GI1並未在CAFC爭辯專利實質的進步性問題，直接因為懷疑PTAB用了新的核駁理由而要求重審，但結果顯示這個險招讓GI退無可退。
CAFC決定：
這件案例讓我們知道如果在PTAB訴願階段委員提出了新的核駁決定，讓申請人沒有機會回應，這樣應該是可以要求重審。不過同時最好也主張專利的新穎性與進步性才好。
Ron
資料參考：Patently-O
資料來源：http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1610.opinion.7-15-2013.1.pdf
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