2013年12月13日 星期五

終駁後修正規定

筆記

37 CFR §1.116 Amendments and affidavits or other evidence after final action and prior to appeal

終駁之後、訴願之前的修正、宣示與其他證據

終駁之後提出修正要符合37 CFR 1.114(Request for continued examination)規定,主要是程序規定

在審查程序(包括一般申請案審查、ex parte/inter partes再審)終止前(包括繳費領證前、拋棄前、提出訴願前),申請人可以考慮提出延續措施,比如RCE、CA、CIP、DIV等。

如果在此時間內要提出修正,主要朝在終駁之後的可核准的狀態,否則這個修正可能被忽略,最後一搏往往是無疾而終。此時,可針對核准方向修正說明書、權利範圍、圖示,甚至提出不需新審查的答覆意見與證明可專利的新證據。

如果申請人及時提出可核准(或具說服力的答辯)的意見或修正,美國專利局應撤回終駁意見,而重新提出意見,如新的審查意見或是核准意見。

可行修正與情況:
刪除利範圍、符合前次OA的修正;
如果要提出Appeal,亦應提出符合不超出原說明書與圖示記載內容的修正;
面對再審(re-exam)程序,修正若與先前的範圍不同,應提出足夠的理由;
再審程序中不建議刪除範圍,若須刪除,刪除的範圍應以不能影響其他權利範圍為原則;
訴願最終決定後,因為審查程序程序,也沒修正需要,除非重啟程序。

Ron

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