2014年4月9日 星期三

善用美國臨時申請案(provisional application)

隨著AIA(適用March 16, 2013之後申請案)採用有效申請日(effective application date)判斷專利有效性的適用,突出了美國臨時申請案(provisional application)的好處,理由就是臨時申請案並沒有一般發明申請案的格式、權利範圍與完整性的規定,卻有一個絕對的(發明完成)日期證明,而且可以在發明尚未成熟時就已經取得一個登記的日期,之後的正式申請案還可以主張多件臨時案優先權日。這相對於AIA實施之前考慮「發明日」的爭議來看,確實好用,並常見用於美國大型公司的專利申請案。

資料來自Patently-O部落格專欄:http://patentlyo.com/patent/2014/04/priority-provisional-applications.html

有一些先前報導:
http://enpan.blogspot.tw/2013/01/provisional-application.html
http://enpan.blogspot.tw/2012/11/provisional-application.html
http://enpan.blogspot.tw/2008/12/provisional-application-for-patent.html(其中費用已經漲了)
蘋果擅(善)用Provisional申請案的專利布局
http://enpan.blogspot.tw/2011/06/provisional.html

過去的資料看出Provisional Application有愈來愈多的趨勢,臨時申請案可以得到較早申請日,但是之後(過了一段時間)的正式申請案顯然會有內容上的差異,否則臨時申請案之必要性就要考慮一下。但如果後續正式申請案與臨時申請案有差異,這個差異就像是new matter,但是USPTO卻不會去判斷,而以一般優先權案的方式去處理。因此有人認為申請人應該說明是否正式申請案中的權利範圍已經被臨時申請案內容所支撐,或是等到審查委員來問。料想申請人、律師、代理人等也不敢騙人,因為案子到爭議或訴訟階段都會被檢驗。

按照Patently-O站長的研究,多數有主張臨時申請案的優先權的正式申請案(高達83%)宣稱臨時申請案已經完整揭露所主張的範圍;另有剩下17%則是承認並未完整揭露於臨時申請案中。特別的是,大實體的專利申請案比小實體或微實體更常主張臨時申請案完整揭露正式申請案的權利範圍。

因此撰寫臨時申請案時,理應盡量完整描述發明內容,即便不用考慮到權利範圍的廣度,只要細節揭示,都比較有機會可以支撐正式申請案的權利範圍;另可考慮主張多件臨時申請案
佈局方式,避免正式申請案與主張優先權的臨時申請案內容差異過多而影響權利。

臨時申請案費用相對不高:

一個案例:US7,966,578

具有類似美國臨時申請案制度的還有澳洲:http://enpan.blogspot.tw/2013/11/blog-post_15.html

Ron
資料參考:Patently-O

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