2014年9月11日 星期四

美國初步(先行)修正(preliminary amendment)

筆記

PRELIMINARY AMENDMENT(初步/先行修正)是指在USPTO提出第一次審查意見(FIRST OA)當日或之前所提出的修正,但其中包括可以被接受或不能被接受為說明書的一部分的情況。

MPEP § 714.01(e)
初步/先行修正(preliminary amendment)是在接獲USPTO第一次審查意見當日或之前所提出的修正,這部份修正可以(may include)視為揭露書的一部分。

為何會在申請時(當日)提出初步修正,修正的內容比如:改錯、提出先前文獻、補充實施例,以及增、減、修申請專利範圍等。 這些都可能在準備好申請案說明書、申請專利範圍、摘要之時(之後)才想要修改。如果是申請日當日提出初步修正,其可容許的修正幅度更大。

其中大致有兩個情況:
  1. 初步/先行修正(preliminary amendment)為在提出申請案時(或當日)的修正,這樣的修正可以視為原申請案揭露內容,也就是公開說明書會納入初步修正內容。
  2. 在申請日後的修正不會被認為是原始揭露書的一部分
2004年9月21日前後規定有些不同:
2004年9月21日當日以及之後申請的美國專利申請案,此初步修正若在申請日當日提出(情況之一是,早上送件,下午提出修正),將視為原申請案揭露內容的一部分;
若申請案申請日為2004年9月21日之前,若初步修正為申請日當日且引用申請時所提出的發明人宣誓書,將同樣被視為原揭露書的一部分。

如果初步修正的對象是國際專利申請案進入美國國家階段的申請案,則不會被視為原始揭露書的一部分。

提出初步修正時,應該符合格式規定,比如提出一份取代原有說明書的版本(substitute specification),不包括申請專利範圍。但如果初步修正僅增加或修正申請專利範圍,則無須連同說明書提交。
當初步修正僅涉及申請專利範圍或摘要,不用提交整個說明書,就提交包括修正請求項的全部請求項與摘要替代版本即可。

其他:
初步修正(申請日後)可能會沒有足夠的時間準備在公開說明書中,此類修正應該符合37 CFR 1.121規定,就是一般答辯修正的規定。
如果初步修正產生新的費用,比如超項、超頁,也會被追繳。
初步修正不必提出追蹤修訂的識別符(status identifier)。

申請日當日提出的初步修正如果包括未載於原說明書與專利標的的內容,申請人應提出補充宣誓書。
RCE後的修正案並不會視為本節討論的初步修正。

Ron

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