合理解釋專利範圍比最廣還重要 - IN RE KEVIN R. IMES案例討論

審查委員審理專利申請案時（包括法院判斷專利性時），常會僅以請求項文字為依據，特別是美國，也就是解釋專利範圍時不太參考說明書內容（實施例）作為限制，而以最廣而合理的解釋（broadest reasonable interpretation，patentlyo部落格縮寫為BRI），因此檢索前案就會產生許多發明人認為無關的前案，於是，一般的答辯方式就是說明與限縮請求項文字到發明人認為的樣態，因此這個解釋原則就是USPTO最好迫使申請人/發明人修正專利範圍使之明確的工具，這或許對專利請求項將來主張的範圍不利，不過普遍是能夠被接受的。之後若進入侵權訴訟，專利範圍常也不是發明人/專利權人想像的廣，反過來會用說明書內容來解釋專利範圍。

不過，case-by-case，案例看愈多，反而會對這方面的認知更保留。上下級法院觀點會不一樣，這是頗為有趣，但可能對訴訟雙方很困擾的地方。

這回，比較"合理"，CAFC認為雖可以最廣而合理的原則解釋專利範圍，不過其中「合理（reasonable）」比較重要。

這件案例爭議啟始於審查委員如何粗魯地「不合理擴大」解釋專利範圍！

系爭專利主張一個提供多樣無線通訊功能的裝置，其中有個無線通訊模組（wireless communication module），在USPTO階段，就以「最廣而合理」的原則解釋專利範圍，有幾個奇妙觀點：
認為其中「無線通訊」包括了以有線通訊的功能！
認為兩個裝置之間傳輸資訊需要「快閃碟」！
認為所謂串流影片為傳送一連串帶有影像檔的電子郵件所教示！

這些奇怪觀點從USPTO延續到PTAB。

CAFC判決：
（Appeal from the United States Patent and Trademark Office, Patent Trial and Appeal Board in Application No.09/874,423.）

系爭專利：
申請號：09/874,423
申請人：Kevin R. Imes
核駁引證案：6,762,791 (Schuetzle), 6,223,190 (Aihara), and 7,173,651 (Knowles)
主要爭點：
是否引證案「Schuetzle」揭露了系爭專利獨立請求項的「second wireless communication module」？
是否引證案「Knowles」揭露了系爭專利可以串流傳送影片的技術？

系爭專利揭露一種提供數位影像與連帶處理資訊的裝置、網路、伺服器與方法（Device, network, server, and methods for providing digital images and associated processing information），這特別是用在數位相機對外傳遞訊息的技術。

引證案Schuetzle揭露的相機30可以透過無線通訊、有效、記憶卡等方式傳遞影像到電腦20，如下：

看來，Schuetzle確實揭露了系爭專利的主要元件，不過其中僅對應到first wireless communication module，而審查委員（USPTO、PTAB）則認為引證案的可移除記憶卡、有線連接等方式對應系爭專利的另一second wireless communication module（相機上除了first wireless communication module的行動通訊模組）？

CAFC法官駁回USPTO、PTAB所判斷Schuetzle案的可移除記憶卡與有線連接已經對比到系爭專利的「second wireless communication module」的意見，其實是因為審查委員對於無線通訊的解釋過廣，審查委員甚至還認為無線通訊如同記憶卡的金屬接點，記憶卡可以耦接無線通訊介面而形成second wireless communication module，這些都不符合系爭專利說明書內容所揭示的技術，CAFC法官這樣認為。

系爭專利相關描述：『Wireless refers to a communications, monitoring, or control systems in which electromagnetic or acoustic waves carry a signal through atmospheric space rather than along a wire. In most wireless systems, radio-frequency (RF) or infrared (IR) waves are used. ...』

CAFC法官否決的原因就是以上審查委員即便是以最廣而合理的解釋方式，但卻不符合系爭專利說明書內容，

另一引證案Knowles則揭露相機可以email方式將照片連續傳送出來的技術，但是否與系爭專利的串流技術一致？

CAFC法官雖認同部分觀點，但是確認為Knowles並沒有實質證據支持串流影片的技術，也是 認為之前的審查過度過廣解釋專利範圍。

結論：發回重審，尋找新的審查理由。

一些結論：

1. 真理似乎真的是愈辯愈明，但是負的代價也不輕
2. 所謂「最廣而合理」的解釋原則應仍根據一般對特定名詞用語的知識
3. 最廣而合理的解釋原則應與專利說明書所描述的技術一致（仍應in view of specification）
4. 因此，適當地在專利說明書中解釋特定可能被誤用的名詞用語是需要的，但我們無法預測法官的知識水平
5. 某些字眼，如wireless，十分清楚地（毫無疑義地）界定一個技術元件，不應過份解釋（甚至本案說明書明確描述wireless用無線電波、聲波等方式進行通訊，不同於有線方式。但一般也無須如此這般解釋那麼清楚就是了）
6. 當答辯時遇到審查委員「不合理」而「過廣」解釋專利範圍，本案（IN RE KEVIN R. IMES, Fed. Cir. 2015）可以作為答辯參考

資料參考：
http://patentlyo.com/patent/2015/01/wired-connection-wireless.html

Ron