2016年9月30日 星期五

發明是否有實質超越的技術需要更明確的判斷 - Affinity Labs v. DirecTV (Fed. Cir. 2016)

101與103的判斷有時是需要相輔相成，判斷不符101的發明往往偏於主觀，但是如果輔以進步性的討論，或許比較能夠說服人。

本篇案例結論是資訊散布的發明沒有產生實質超越的技術 - Affinity Labs v. DirecTV (Fed. Cir. 2016)，但是其中論點更涉及是否有更明確的判斷方式來決定發明不具可專利性，其中涉及了抽象概念是否轉換為可專利的應用，以及當中是否有非顯而易知的技術。

案件資訊：
專利權人/原告/上訴人：AFFINITY LABS OF TEXAS, LLC
被告/被上訴人：DIRECTV, LLC et al.
系爭專利：US7,970,379

系爭專利關於一種提供廣播內容的技術，也就是關於內容提供者（content provider）的發明，可以將區域內的內容利用廣播的技術傳遞到區域外的使用者。



公告的請求項1如下，界定一種廣播系統，其中有包括以網路傳遞資訊的來源，讓使用者用行動電話選擇頻道下載內容，另有一非暫態儲存媒體，其中界定應用程式的步驟：呈現圖形使用者介面，以此顯示內容列表，傳遞要求區域廣播頻道的請求，以及接收媒體串流資料，特別是接收資料的行動電話為來源的區域外。簡單地說，這是一個遠端串流影音的技術。

1. A broadcast system, comprising:
a network based resource maintaining information associated with a network available representation of a regional broadcasting channel that can be selected by a user of a wireless cellular telephone device; and
a non-transitory storage medium including an application configured for execution by the wireless cellular telephone device that when executed, enables the wireless cellular telephone device:
to present a graphical user interface comprising at least a partial listing of available media sources on a display associated with the wireless cellular telephone device, wherein the listing includes a selectable item that enables user selection of the regional broadcasting channel;
to transmit a request for the regional broadcasting channel from the wireless cellular telephone device; and
to receive a streaming media signal in the wireless cellular telephone device corresponding to the regional broadcasting channel, wherein the wireless cellular telephone device is outside of a broadcast region of the regional broadcasting channel, wherein the wireless cellular telephone device is configured to receive the application via an over the air download.
初步看來，系爭專利請求項1是一個典型以硬體包裝的軟體專利，法官也看出其中端倪，經過剝去廢話後（"Stripped  of  excess  verbiage"），歸納系爭專利就以下三點：

"(1) requests and  receives  network-based content  from  the  broadcaster  via a  streaming  signal,   (2) is  configured  to  wirelessly download an  application  for  performing  those  functions,  and (3) contains  a  display  that  allows  the  user  to  select  particular content. "

地方法院階段：
被告們在地方法院提出無效宣告，法官認為系爭專利的技術目的為基本經濟與習知商業實施，也就是說，法官認為遠端內容串流下載的技術是已知，除了沒有進步性外（還是有討論顯而易見性），在兩步驟檢測（two-step test）檢驗下為抽象而無產生實質超越的技術。

"The magistrate  judge next found  that  the  claims  of  the  ’379  patent  do  not  contain  an  inventive  concept  such  that they do more than claim the ineligible idea itself."



地院法官引用最高法院意見，可專利性議題首先判斷是否落於美國專利法第101條規定的可專利標的中，再是判斷請求項中元件的個別或組合足夠轉換不可專利的標的到可專利的應用。其中涉及請求項是否具有所謂進步性（inventive step）的技術，也就以上判斷步驟仍考量了發明是否具有進步性，而能轉換成為可專利的應用。



CAFC階段：
法官仍是實質上討論技術問題，但並未引用任何先前技術，主要是將請求項發明歸納出幾個功能：在手機顯示器上提供表單選項、傳送請求區域廣被頻道，以及使得手機接收串流訊號等，但法官判斷這幾個功能步驟並未揭示「如何」實現在區域外接收到廣播訊號的技術。即便專利範圍其實不那麼抽象，因為你我都算知道這是怎樣的發明，不過卻沒有得到任何「不抽象」的技術特徵，如請求項限定在手機的應用上，但是因為前述判斷，法院也都認定即使有所限制到特定應用上，都不能降低其抽象的程度。


這些判斷都是基於實質技術上的「合理質疑」，法官多處引用說明書的描述，甚至點出其中矛盾。另有案例TLI面臨類似的問題，系爭專利所處的環境為一般環境（generic environment），因此有相關環境限定的使用發明，仍判為抽象概念。


以下是法院逐步判斷系爭專利不具可專利性的依據。

幾個案例成為系爭專利判為抽象概念的主要依據，如TLI案為應用在一般環境的技術：


如Ultramercial v. Hulu案為即便有新的特徵（如系爭專利的手機），但是仍不足以超越抽象概念：



沒有具有進步性的技術可以轉換抽象概念到可專利的應用，認為系爭專利就是一般慣有的功能：


引用最高法院意見，一般目的的電腦實現並不足以轉換抽象概念為可專利的發明：


本案中，法官很在意系爭專利說明書中是否有"區域內傳遞到區域外裝置的遠端傳送"的"實質超越"抽象概念的蛛絲馬跡，否則僅是一般透過網路資訊散布的技術而已。

"The '379 patent does not provide an inventive solution to a problem in implementing the idea of remote delivery of regional broadcasting... "

法院在斟酌是否有實質超越抽象概念的特徵時，也引用了不少案例，仍在看請求項發明是否有超越已知的技術特徵：



""well-known, routine, and conventional functions" did not transform the abstract idea into a patentable invention"

系爭專利的特徵之一是透過網路傳遞串流內容，但太多這樣的專利，顯得這樣的特徵就是一般的環境（generic environment），綜合來看，功能為一般、環境為一般，相關應用並不足以克服101的問題，使得系爭專利範圍被判為沒有實質超越的不可專利的抽象概念。

my two cents:
這是很重要的案例，判斷一個事實時，除了可以引用各種案例、判例、檢驗標準，但最後仍是一個「人」在判斷，判決應該具有某種程度的「智慧」，否則就給機器判斷就好了，因此有個合理而智慧的邏輯十分重要。

「說明書」是否明確、完整界定出請求項發明的細節仍是十分重要的依據，完整揭露技術手段很重要，至少本案法官檢驗發明是否有實質超越的技術就參考了說明書的內容。

事實上，當以two-step test檢驗發明是否可專利，仍是混合了「顯而易見性」的判斷，也就是在STEP TWO中是否「實質超越」仍是要基於「顯而易見性」的判斷。法官其實都知道，101與103的判斷有時是需要相輔相成，判斷不符101的發明往往偏於主觀，但是如果輔以進步性的討論，或許比較能夠說服人。


資料參考：

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1845.Opinion.9-21-2016.1.PDF
（備份：https://app.box.com/s/19f8fo38x4u73fdt4b8lm2nmzkw71khl）

資料參考：
http://patentlyo.com/patent/2016/09/affinity-distribution-abstract.html

Ron
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