2016年9月20日 星期二

IPR啟始決定是不能上訴議題 - Wi-Fi One v. Broadcom (Fed. Cir. 2016)

對於IPR程序中啟始程序（institution decision）不能上訴的議題已有前例，如：第一件IPR的CAFC決定 - IN RE CUOZZO SPEED TECHNOLOGIES, LLC (FED. CIR. 2015)（http://enpan.blogspot.tw/2015/02/iprcafc-in-re-cuozzo-speed-technologies.html）

對於上訴理由(1)，上訴CAFC後仍不得對PTAB所決定的啟始決定（institution decision）質疑，這規範見於35USC314；雖此點仍可被質疑，但是是在PTAB決定有重大缺失時，因此這是一個難以克服的法定障礙：
...
(d) NO APPEAL.--The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.
...

甚至最高法院也對「是否可以挑戰PTAB的啟始決定？」作出意見，這是AIA賦予PTAB的權力，法院應會尊重這個權力。參考案例報導：
本案例則是再次確認「啟始決定」無法成為上訴的議題（除非有重大缺失，或是提出足夠的證據，本案CAFC對於專利權人上訴議題有充分討論）：
上訴人（專利權人）：WI-FI ONE, LLC
被上訴人（IPR異議人）：BROADCOM CORPORATION
IPR案號：IPR2013-00601
系爭專利：US 6,772,215

系爭專利涉及通訊技術中最小化ARQ協定中回饋訊息的方法，步驟包括傳送第一資料單元，之後接收，接著，從其中資訊對應建構出第二資料單元的訊息。
1. A method for minimizing feedback responses in an ARQ protocol, comprising the steps of:
sending a plurality of first data units over a communication link;
receiving said plurality of first data units; and
responsive to the receiving step, constructing a message field for a second data unit, said message field including a type identifier field and at least one of a sequence number field, a length field, and a content field.

IPR啟始決定：
專利權人WI-FI ONE反駁PTAB的啟始決定，理由是2013年提出IPR的博通Broadcom與提出本次IPR之前"超過一年"的侵權訴訟的被告（利害關係人）之間具有共同利益關係（Privity），理應失去提出本次IPR的資格（315(b)規定），因此IPR應不能啟始。

當然，Broadcom主張他們與一年前的訴訟被告們並非共同利益關係者，且不接受專利權人提出的探索程序（針對Broadcom與以上提到的訴訟被告們的關係），PTAB也否決專利權人的探索程序請求，理由是沒有足夠的證據證明執行IPR程序中的探索程序有助於司法判斷。

這是IPR決定中的說法（摘自：http://ipr-pgr.com/wp-content/uploads/2014/06/notice-23.pdf）：


IPR決定中提到啟動額外探索程序（additional discovery）的條件是：是否其中存在有"超越"僅是可能或是僅是斷言某些東西有用的依據。如果無法證明探索程序有助於司法判斷，就是不會啟動探索。


所述探索相關的爭議就是Broadcom與一年多前訴訟中被告的利害關係，而證明這個關係需要事實，需要證明他們的關係"足夠親密"到會被訴訟結果約制。這裡提到，就是要證明Broadcom控制而參與其中程序（指前次訴訟），以及是否有責任提供資金與引導訴訟。事實上，即便提起IPR的一方與侵權被告之間為產品的經銷商、銷售商或分銷商（dealer, seller, or distributer），甚至是少量參與訴訟，仍不足以證明他們之間的共同利益關係（如此可知，這是很難的工作）。


即便專利權人想辦法找到足夠迫使停止啟始決定的證據，都不能撼動PTAB認為不需要啟動探索程序的決定。

CAFC案討論：
專利權人上訴CAFC，上訴議題仍是WI-FI ONE主張因為Broadcom不具提出IPR異議程序的資格而應撤銷PTAB的啟始決定。爭論的點之一在於Cuozzo前案例是否適用本案，以及CAFC前例Achates做出IPR啟始即便有誤也不能提出上訴的決定，對於專利權人的立場就是將此案例作為反例，認為本案例中涉及時間限制的議題是可以複審（"reviewable"）而非不可爭辯的議題，但被CAFC法官否決，引述Cuozzo前案例，PTAB的啟始決定不能上訴。（即便過去最高法院判定PTAB啟始決定不能被挑戰，但仍在此案獲得充分的討論）


這個議題又回到上述PTAB如何判斷Broadcom與先前訴訟中各被告的共同利害關係，因為Broadcom與先前訴訟被告之間的關係無法被證明有共同利益關係（privity），因此Broadcom仍有提出IPR的資格。

因此，當CAFC認為IPR程序中的啟始程序不能被上訴後，轉而朝向專利性的判斷，對於PTAB解釋專利範圍的議題，當解釋專利範圍時參考系爭專利說明書內容，經解釋得到的專利範圍被認定落於IPR異議理由中先前文獻Seo的揭露範圍中，系爭專利不具新穎性。

[法條參考]
35 U.S.C. § 315(b)
  • (b) PATENT OWNER’S ACTION.—An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent. The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c).
35 U.S.C. § 314(d)
  • (d) NO APPEAL.—The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.
my two cents:
法官審理案件時，可以簡單正確引用前例，做出一致的決定。但是，如本案例，法官仍逐一回應上訴人的意見，包括是否啟動探索程序，以及做出啟始決定等，

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1944.Opinion.9-14-2016.1.PDF
（備份：https://app.box.com/s/df4s0g5vwh2e8g7luprxjyg0n7pxqafr）

資料參考：
http://patentlyo.com/patent/2016/09/circuit-initiation-decisions.html

Ron
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