- 發明中一般元件的結合如果沒有產生超出預期的結果，為顯而易見的技術
- 相對於一個發明，如果一般技術人員能實踐可預期的變化時，則不符合103的進步性規定
- 發明中的方法之一在發明的時間為已知問題，且明顯有專利範圍包含的解決方案，不能准予專利
- KSR v. Teleflex案簡單描述（http://enpan.blogspot.tw/2009/02/ksr-v-teleflex.html）
- 如何判斷顯而易見（MPEP 2143），討論之一（http://enpan.blogspot.tw/2013/08/mpep-2143.html）
- 顯而易見性答辯討論（MPEP 2143.01、teach away），討論之二（http://enpan.blogspot.tw/2015/05/mpep-214301teach-away.html）
- KSR判例的回顧-USPTO更新審查方針（http://enpan.blogspot.tw/2010/09/ksr-uspto.html）
(1)證明本發明的特徵（或可經過限縮）並非為先前技術所未揭露而教示的；
(2)說明多個先前技術並非能夠輕易結合，可能是技術領域不同，可能是因為目的不同而無法輕易結合成本發明的樣態；
(3)強調即使元件類似（可能是連接關係不同、製程前後順序產生改變、化學配方的微小改變），卻有不同的功效；
(4)技術領域不同，使得無法達成本發明的技術目的；
(5)Secondary consideration，如long-felt need, failure of others, and commercial success。
ClassCo v. Apple (Fed. Cir. 2016)案件資訊：
專利權人/上訴人：CLASSCO, INC.
IPR異議人/被上訴人：APPLE, INC.
系爭專利：US6,970,695 (claims 2–5, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 23, 26–30, and 34)
緣起，Classco於2011年對Apple提出侵權訴訟，Apple於是提出inter partes reexamination，案件歷經再審無效確定，以及訴願階段PTAB作出專利無效（95/002,109，顯而易見性，非全部請求項）決定，Classco提出上訴。
系爭專利'695關於一種利用電話麥克風通知來電訊息的技術，技術概念如下圖表示：
主要引證案為很早的技術：
US4,894,861
US5,199,064
PTAB階段：
inter partes reexamination引證案：
PTAB意見摘要與決定：
CAFC階段：
「前案之組合」
案件經CAFC法官重新審理後，認為系爭專利（主要爭議在Claim 2）的技術元件都已經揭露在先前技術中，都是應用在電話上的技術，專利權人雖同意這個意見，卻認為即便元件已經揭露在先前技術中，但整體技術卻不是先前技術的"簡單組合"可以達成的。
這個"簡單組合"的爭點正中KSR判例的核心概念：發明相關領域一般技術人員是否能夠依照先前技術obvious to try，CAFC認為專利權人的意見不符KSR判例後的顯而易見性的審查標準，理由是，先前技術或許沒有揭露以單一電話揚聲器語音提示來電信息的技術，卻是在相關技術領域一般技術人員有動機藉由修改先前技術（指Fujioka）的揚聲器給予另一先前技術（指Gulick）所揭露的電話系統產生如系爭專利語音提示來電信息的技術，使得系爭專利相關請求項發明被認定為顯而易知的技術。
面對如何使用KSR判例影響的顯而易見性審查的標準，CAFC法官面對專利權人（可以代表大部分申請人/專利權人的答辯方向）對於先前技術的元件組合動機與結合後的教示提出質疑時，認為：KSR判例並沒有要求先前技術元件的組合不能改變它們原有的功能，審查專利性時，所"假設"的相關技術領域的一般技術人員本身應具有"一般創意（"ordinary creativity"，非"automaton"），一般技術人員理解常見元件可以超過其主要目的，在許多案件中可知，一般技術人員可以調整多個先前技術的教示而讓它如拼圖一般適合對應的發明。
如此使得審查委員或法官判斷先前技術是否使得發明為顯而易見性時有了更大的斟酌空間。
"KSR does not require that a combination only unite old elements without changing their respective functions."
"KSR teaches that “a person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton."
"the ordinary artisan recognizes “that familiar items may have obvious uses beyond their primary purposes, and in many cases a person of ordinary skill will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle."
CAFC主要論點：
另有議題是「顯而易見性的輔助性因素」
專利權人對於系爭專利是否非顯而易見，提出一些客觀證據，欲證明發明取得產業上的讚賞與商業成功（取得專利授權），雖CAFC法官認為PTAB審查有瑕疵，對於專利權人提出的證據判斷有誤，並沒有證明實質證據與系爭專利之間的確沒有足夠的連結（nexus），但仍認為，即便如此，仍無法克服先前技術提供的顯而易見性的證據力。
這裡引用案例為In re Huai-Hung Kao, 639 F.3d 1057, 1067 (Fed. Cir. 2011)。
可參考過去報導：
商業成功的答辯要件 - IN RE HUAI-HUNG KAO (Fed. Cir. 2011)（http://enpan.blogspot.tw/2016/07/in-re-huai-hung-kao-fed-cir-2011.html）
提出商業上成功作為答辯意見的要件有：(1)商業上成功的證據；(2)商業上成功的產品與系爭案專利範圍界定的發明有關連（nexus）；(3)商業上成功的因素就是系爭案專利範圍界定的發明，而且是相對前案是新穎的特點，至少要證明是重要因素之一。
CAFC結論（對PTAB意見部分同意、部分否決）：
實質證據證明系爭專利請求項2-5, 7, 9-10, 14, 17-18, 23, 26-30, 34不可專利。
my two cents:
以上摘錄法官意見對於提出無效的人，以及答辯的專利權人都是很好的參考意見。
首先是基於KSR判例形成的顯而易見性的判斷，這確實產生了極大的困擾，因為標準很模糊，只好盡力而為。
本案例雖針對所述商業成功有些論點，但多數是因為PTAB沒有明確指出證據與系爭專利請求項發明的連結，但也表示，這個答辯理由算有意義，其中之一證據是相關專利已經取得授權合約，這可以補足非顯而易見性不易說明清楚的不足。
判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1853.Opinion.9-20-2016.1.PDF
（備份：https://app.box.com/s/130x5am7dnp758kopckxh53rn2isbarr）
資料參考：
http://patentlyo.com/patent/2016/09/obviousness-require-together.html
Ron
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