2016年11月23日 星期三

發明僅設計選擇是顯而易見的技術 - Ex parte Gehring (PTAB, 2016)

即便「obviousness rejection」是頗為主觀的意見，但仍須遵守一些規則，例如Graham v. John Deere Co.判例產生的審查順序：判斷前案內容、查明與系爭案請求項範圍的差異、分辨發明時技術水平，以及考慮客觀證據（先前技術、輔助性證據等）。
  1. Determining the scope and contents of the prior art.（確認前案的範疇）
  2. Ascertaining the differences between the prior art and the claims at issue.（查明權利範圍與前案的差異）
  3. Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.（分辨發明相關領域的一般技術水平）
  4. Considering objective evidence present in the application indicating obviousness or nonobviousness.（考慮申請案中顯而易見或非顯而易見的的客觀證據）
    這部份也就是日後稱為Graham factors -- secondary considerations：商業上成功、解決長期未解決的需求、克服別人的失敗
參考案例：
Graham v. John Deere Co. 判例（http://enpan.blogspot.tw/2012/10/graham-v-john-deere-co.html）

除了面對先前技術答辯時考慮差異、教示與動機之外，仍可參考一些顯而易見性答辯分享：

Ex parte Gehring案件資訊：
訴願案號：Appeal 2014004556（訴願決定日：June 10, 2016）
專利申請號：12/485,073

系爭案在2013/2/8年接獲USPTO審查最終意見，在Claim 1的103核駁意見中，在引用多件前案對比其中技術外，最後提到，請求項1發明在發明當下相關領域一般技術人員眼中，根據引證案內容為可預期結果，其中引證案（指Reinke）除了lid材料（synthetic polymeric foam has an Effusivity value at 23C and 32C of from 100-400）不同外，引證案的組合已經揭露了所有元素，使得一般技術人員對其中材料的預期用途明顯為一種設計選擇（"design choice"）。


系爭案申請人之後修改了所述lid材料範圍，企圖否認這是一種設計選擇，但是又接到一次相同核駁理由的Final OA。


系爭案申請人於2013/11/25提出訴願，挑戰USPTO作出顯而易見的核駁意見，認為審查時建立顯而易見性初步印象（prima facie obviousness）核駁意見時，應證明先前技術已經教示或建議系爭案請求項發明的所有技術元件，表示USPTO審查時並未證明先前技術教示或建議所有請求項技術元件。

訴願委員會在2016/6/14作出決定，認為引用前案Reinke、Miller雖已經揭露了系爭案請求項中的材料，但不表示引證案具有如系爭案請求項中界定的材料樣態（溫度與effusivity值），因此認為前案的組合並非明確或隱含請求項中的材料樣態，否決USPTO審查結果。表示訴願委員會否決USPTOU引用前暗的內容可以證明系爭案請求項發明中材料的範圍為一種「設計選擇」。


不過，訴願委員會仍作出另一核駁意見，引用相同的前案，更參考了系爭案說明書中對於材料的描述中多種的可能性，如此，使得系爭案專利範圍中對於材料範圍的限縮並未提供不同的功效或提出無法預期的結果，使得請求項界定的已知材料範圍仍明顯為相關領域技術人員的設計選擇。


最後，訴願委員會作出請求項1、16為顯而易見，不可專利。發回USPTO重啟專利審查程序（reopen prosecution），回到審查委員手中，專利竟被核准了！（是不是只是看到意見被駁回就發核准通知，並未看到訴願委員提出的新的核駁意見？）

my two cents:
我們面對核駁意見時，很重要的回應就是「限縮專利範圍」，但是如果限縮了某個範圍，並未產生非預期效果，沒有產生實質的功效，仍可能是一個沒有用的答辯。

OA檔案備份（來源PAIR）：
https://app.box.com/s/3jwq4cvky0c4n7fgfra37lietbxpyy8c

資料參考：
http://allthingspros.blogspot.tw/2016/11/ptab-obvious-inherency-design-choice.html

Ron
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