2017年1月20日 星期五

一件申請人力爭權益的案例 - Arjomand no.11/474,530

這件案例當中可以看到因為外文引證案的困擾,以及教導申請人如何在審查爭議中為自己爭取權益。

這件專利(申請號:11/474,530)申請日為2006年(優先權日在2005年),為了引證案的日文翻譯問題花了近10年的爭執延宕到2015年才獲准專利,還好的是,專利期限還是補償了1835天,讓專利權可以再延長5年。

案件資訊:
專利申請號:App. No. 11/474,530
系爭案最後獲准專利:US 9080801


審查委員引用日本專利案作為核駁引證案,其中直接引用前案圖示內容,但卻拒絕申請人對於日翻英的請求,申請人也很執著(槓上了),在審查過程中提出多次"完整"翻譯請求,更提出請願(petition),向審查委員的上司"告狀",最終審查委員僅提出了"引用單張圖示"翻譯,經多次來往爭取權益後,審查委員終於"妥協",提供了全部圖示翻譯,案件告一段落,不過申請人繼續提出訴願(App No. 11/474,530)爭取專利權。

過程:
當時審查時提出日文前案:JP 063000416A,而且還有提出"機器翻譯",但是申請人要求審查員提出非機器翻譯的"完整的翻譯",在被審查委員"乎龍"之後,申請人對美國專利審查技術中心(Technology Center)主管提出請願,要求該名審查委員提供引用前案的圖式,如果圖示是日文,要求提出英文翻案,提出3個月對審查委員的期限。

之後,審查委員提出整份文獻副本,包括日文圖式(非翻譯),"重新設定三個月答辯期限",申請人繼續要求提出引用圖式Fig. 5的英文翻譯,更要求再"重新設定三個月的答辯期限"。審查委員回應時認為審查意見僅基於日本前案的圖示內容,沒有必要提出機器翻譯以外的翻譯。

申請人回應此OA後,除了還是認真答辯與修正外,還是要求審查委員對其他圖式提出翻譯,理由是,審查委員作出的決定一定是根據前案整篇的教示才作出引用核駁,不能僅針對一些很爛的翻譯來做決定。我覺得這是很有用的說法。

幾次OA後,因為還是有技術上的核駁意見,因此也遭遇了最終審查,經回應與繼續要求完整的翻譯,審查委員回應了一次諮詢意見(Advisory Action),認為翻譯摘要已經足夠讓相關技術領域的一般技術人員(POSITA)可以正確瞭解前案技術,並補上圖式翻譯

AA:


這個爭議算是告一段落,雖然還是有後續訴願議題,還是日文引證案。

訴願:



my two cents:
本案申請人提供了一些"權益爭取"的方向,先是與審查委員溝通看看,不成就給審查委員的上司提請願(petition),審查委員自然會有回應,還可重新設定答辯期限,不過,仍不符申請人的要求,最後再提出訴願(appeal)。

雖然自己處理的美國答辯案也曾有"外文"引證案,我們的作法(包括申請人)都是很認真地去找翻譯,找相關人去理解前案的內容,最常見是"暫時"使用Google翻譯,至少理解技術文件還算不會錯太多,不過,這些都是不嚴謹的方式。這也是美國審查委員(或是各國都這樣)懶得提出外文引證案的阻礙,似乎有不少問題待解決。

申請人應該有維護自己權益的權利,只是一般接觸的情況是比較"委曲求全",自然是各位專利工程師並未獲得充分的授權有關。不過,真的常常希望申請人可以對某些"不合理審查理由"據理力爭,真的有切身案例,如下案件,成為智慧財產局的判決參考,是因為申請人"不爽"審查意見而據理力爭的案例,不過,台灣專利沒有美國專利可以「補償專利期限」的好處,這樣,結果是不盡滿意的雙輸:

102年度行專訴字第88號https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=530100&ctNode=7199&mp=1
檔案:https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=49301134310.pdf

"...原處分以系爭案違反審定時專利法第22條第4項規定,而不予專利之審定,於法尚有未合,訴願決定遞予維持,亦有未合,原告據此請求撤銷訴願決定及原處分,並命被告應就系爭案作成准予專利之審定,為有理由,應予准許。"

法條參考:
MPEP 710.06 SITUATIONS WHEN REPLY PERIOD IS RESET OR RESTARTED
37 CFR 1.181: PETITION TO THE DIRECTOR

資料來源:http://allthingspros.blogspot.tw/2015/12/prosecution-translation-reference.html

Ron

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