McKesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical, Inc., No. 06-1517 (Fed. Cir. May 18, 2007)案件資訊：
原告/專利權人/上訴人：MCKESSON INFORMATION SOLUTIONS, INC.
被告/被上訴人：BRIDGE MEDICAL, INC.
系爭專利： US4,857,716（申請日：1988年6月8日）
本案原專利權人為Clinicom Incorporated，一度轉讓給HBO & Company（非電影頻道HBO），在專利權到期前為MCKESSON INFORMATION SOLUTIONS INC.（http://www.mckesson.com/）所擁有，Mckesson在專利到期前幾年（2002年）對Bridge Medical, Inc.提出侵權告訴，結果在地院與CAFC都被認定因為審查過程的瑕疵產生不公平行為，因此作出專利權無法主張的裁決。「unenforceable due to inequitable conduct」對後來接手專利權的人來說算是不小的風險。
這也是涉及資訊未充分披露造成專利權無法主張的案例。案件緣起2002年專利權人Mckesson對Bridge提告，但是經被告提起，地方法院認為系爭專利當時的專利代理人並未在審查過程中提出另一很相近的專利申請案06/862,149審查時所引用的前案（不同審查委員）：US4,456,793 （the Baker）。
若對照部落格前篇報導與判決文「Li Second Family v. Toshiba (Fed. Cir. Nov. 8, 2000)」，討論資訊披露的幾個議題為：
1. Nondisclosure and Misrepresentation（未披露和不實陳述）
2. Materiality（應披露資訊的重要性、會影響專利性的前案）
3. Intent（欺騙意圖）
4. Inequitable Conduct（不公平行為）
在地院審查時，法官認為未披露的另一相近案的引用文件就是忽略提供重要前案的「意圖欺瞞」的行為，使得系爭專利'716無法主張專利權。
專利權人上訴到CAFC，CAFC法官也認為所述已知前案Baker為重要而會影響本次系爭專利的專利性的前案，為未披露重要資訊的行為。
雖然專利權人Mckesson爭辯一些「未披露」的實際理由，包括審查時間點過於相近、不同審查委員、也不認為Baker為重要前案（法院認為實質相近的前案就是重要的前案），以及不認為所述另一相近案為有關聯的案子等理由，都不被法院所接受，甚至不覺得重要資訊不限於會造成專利無效的資訊，而都歸咎這些是發明人與專利代理人未盡資訊披露的責任。
最後，CAFC作出本案系爭專利因為審查過程的不公平行為而無法主張專利權。
CAFC法官Newman提出一些反對意見，主要是認為法院作出「意圖欺瞞」的證據不夠明確與不具說服力，特別是另一相關專利案的資訊，不見得是一個企圖欺瞞的行為。
my two cents:
我的意見可參考前篇內容。這篇更提醒的是，如果專利申請案有其他類似平行（或家族、前後案）的專利案，也要注意這些類似案的相關資訊，包括審查時引用的引證案。若其他案是別的代理人、別的IH工程師，甚至是別的發明人，包括由不同審查委員負責審查，都可能產生未充分披露前案資訊的瑕疵，這確實是個值得在意的議題。
這樣看來，「資訊披露」（IDS）很重要，也是最容易被抓到把柄的地方。
本案判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/06-1517.pdf
（備份：https://app.box.com/s/k7vchk7jalvs6iqiy6xubm91mpq4eces）
資料參考：
http://www.finnegan.com/zh-CHT/publications/federalcircuit/FCCDetail.aspx?pub=cb27335b-7988-4be6-8f67-fa3d6324d96e
Ron
沒有留言:
張貼留言