2009年12月29日 星期二

Intended Use 難以核准專利?

Intended Use

審查委員在判斷一份專利範圍的是否符合法定標準時,通常是先確認發明為何,權利範圍為何,包括從說明書各部份瞭解整篇專利的重心,接著去解讀專利範圍

在判斷專利範圍是否具有專利性之前,解讀專利範圍主要是透過分析來確認專利範圍的邊界(boundary),就方法步驟而言,權利範圍的限制則用來定義出各步驟(steps)或是動作(acts);就物品而言,權利範圍定義出結構或是材料的特徵。

就權利範圍的描述來看,所有描述都是一種限制,但是描述語言本身也會產生不少模糊地帶,就MPEP 2106內容,其列舉幾種會產生限制權利範圍的問題的內容:
  1. intended use or field of use,也就是描述於權利範圍中的「用途」,此類描述並不會對範圍有所影響,列舉一例,此例中,審查委員以「intended use」核駁描述於主要範圍與附屬範圍中的內容不具專利性(進步性),也就是審查委員認為寫出用途,對技術而言,並無影響,比如:將「一般的電路」應用於一個特別的用途中,被認為是相同的電路會執行相同的功能,「用途」在這裡並無意義;
  2. "adapted to"或"adapted for",也就是應用的對象,此類描述也是說明該發明的用途,對解釋申請專利範圍仍無用處;
  3. "wherein",也就是進一步的限制,常是對特定元件作進一步解釋,此點本應是被考慮進去的,但在一些情況下仍然對解釋專利範圍沒有助益;
  4. "whereby",此類語句是功能性描述,通常在各元件描述之後,表達整個權利範圍的功效,此類語句可能不會被解釋進權利範圍中!

以上幾種描述語句可能產生解釋專利範圍的問題,然而,在判例Hoffer v. Microsoft Corp.中,法院認定,"whereby"用語所描述的條件是有形的(material),則可影響該項專利性,不能被忽略,然而,若是用於方法專利中,"whereby"若只表示出功效,則不會對權利範圍有影響(no weight)。

以下為Hoffer案的權利範圍的一部分!


在侵權判斷時,原告自然是希望範圍愈廣愈好,所以Hoffer表達"whereby"僅是表達功效,而沒有實質權利限制(no weight),但是法院則認為,只要"whereby"內有關專利性的內容,仍不能忽略!此處內容,法院認為已經超過僅有功能性的描述而已,而屬於權利範圍的一部分!




Ron
參考資料:MPEP 2106、2111.04

2 則留言:

yooza 提到...

感謝前輩的解說,讓小弟對於專利範圍的分析有了一點概念。


另外請問就是前輩是如何得知/節錄這樣的例子作為範例的?
小弟也想培養自己有能力讀一手資訊的能力,還望前輩不吝指導

EN & Jane's murmur 提到...

專利又深又廣,我是碰過一些皮毛,剛好也是在處理Office Action的實務經驗看到的東西,在稍微去看些判例...,還有很多前輩也在blog上毫無保留地貢獻所學,也是常常要看的東西!

感謝回應!